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작성일 : 14-11-24 15:03

특허청구범위 해석시 명세서 기재의 참작 정도

글쓴이 : 관리자

판례평석_특허청구범위 해석시 명세서 기재의 참작정도.pdf (261.6K) [126] DATE : 2014-11-24 15:03:10

특허청구범위 해석시 명세서 기재의 참작 정도
<대법원 2014.1.16. 선고 2013후778>

1. 서 론
특허청구범위는 특허출원서에 첨부되는 명세서에 기재되는 내용으로, 발명의 상세한 설명에 의하여 뒷받침되어야 하고 발명이 명확하고 간결하게 기재되어야 하며 1), 특허청구범위에 기재된 사항으로 발명의 보호범위를 정한다.
이처럼 특허요건을 판단하는 대상이면서 보호범위를 정하는 기준이 되는 특허청구범위는 명세서에서 가장 중요한 부분으로 특허청구범위가 기재된 명세서가 첨부된 때에 한하여 특허출원인은 출원심사의 청구를 할 수 있으며, 심사 또는 심판단계에서 특허청구범위의 보정은 그 시기와 내용이 제한된다.
특허청구항으로 표시되는 특허청구범위는 명확하게 기재되어야 하나 기술적 사상인 발명을 글로 표현하는 한계로 인해 그 의미가 누구에게나 다툼없이 명확할 것을 기대할 수는 없다.
따라서 특허청구범위의 해석을 어떻게 할 것인가를 놓고 문언해석, 명세서 참작 2), 공지기술의 참작 및 출원경과 참작 등 여러 원칙 3)이 있다.
문언해석 원칙은 특허의 무효 또는 권리침해 여부는 특허청구항의 문언과 비교대상발명 또는 확인대상발명을 비교하여 판단한다는 원칙으로, 명세서에 기재된 발명의 상세한 설명(2014년 6월 11일 개정법 표현에 따르면 발명의 설명이다) 등을 참작하여 청구항의 문언에 없는 제한이나 부가를 하는 것은 허용되지 않는다는 원칙이다.
이 경우 각 청구항에 기재된 문언상 용어의 의미는 해당 기술분야에서 통상의 지식을 가진 자인 이른바 당업자가 부여하는 통상의 의미에 해당한다.
명세서 참작 원칙은 발명을 설명할 적절한 용어가 없는 경우를 포함하여 출원인이 청구항 문언에 사용하는 용어의 의미를 정의할 수 있으므로, 청구항에 사용된 용어의 의미를 판단하기 위해서는 발명의 상세한 설명 등을 참작해야 한다는 것이다.
출원경과 참작 원칙은 특허청구항에 사용된 용어의 의미를 명확히 하기 위해서는 출원부터 특허등록에 이르기까지 출원인이 표시한 의사를 참작해야 한다는 원칙 4)이며, 공지기술 참작 원칙은 해당 기술분야에서 보통의 지식을 가진 자에게 쟁점이 되는 청구항이 이해되는 상황을 조사하기 위하여 공지기술을 참조할 수 있다는 것이다.
위에서 설명한 원칙 중 출원경과 참작 원칙은 의견제출통지 등 특허청의 견해표시 없이 등록된 경우에는 결과적으로 문언해석 원칙과 유사해지는 문제가 있고, 공지기술 참작의 원칙은 명세서 참작보다 그 참조 범위를 지나치게 확장하게 되는 난점을 만난다.
또한, 문언해석 원칙은 명세서 참작 원칙 등 청구항 이외의 명세서 기재내용을 참작하자는 원칙에 대해 반대하는 입장이므로, 결국 청구범위 해석원칙은 명세서 참작 원칙을 인정할 것인가 여부에 대한 논의로 집중된다.
이와 같은 입장에서 특허청구범위 해석론을 특허청구범위 기재 자체에 의한 해석과 상세한 설명 및 도면을 참작하는 해석 및 기타 해석으로 나누어 보는 견해 5)도 있다.
특허청구범위 해석을 위해 발명의 설명 등에 대한 참작을 인정할 것인가의 문제와 함께 인정할 경우 특허요건을 판단하는 대상이면서 보호범위를 정하는 기준이 되는 특허청구범위의 두 가지 성격별로 그 인정의 범위를 달리할 것인가 같이 볼 것인가에 대해서도 견해의 대립이 존재한다.
즉, 특허청구범위 해석은 특허등록여부 결정 및 무효심판에서 특허요건을 판단할 때와 권리범위확인 심판 또는 침해소송에서 권리범위를 판단할 때 동일한 기준을 적용해야 하는지에 대한 논의로, 이를 특허청구범위의 이중적 해석에 대한 견해 대립으로 파악 6)하기도 한다.
이와 관련하여 판례의 입장은 “특허청구범위의 기재가 명확히 이해될 수 있고 누가 보더라도 그 기재가 오기임이 발명의 상세한 설명의 기재에 비추어 보아 명확하다고 할 수 없는 경우에는, 특허등록의 유·무효 판단을 위한 특허발명의 요지를 인정함에 있어서 특허청구범위의 기재를 기초로 하여야 할 뿐, 발명의 상세한 설명의 기재에 의하여 보완 해석할 수는 없다”고 하거나 7) “특허권의 권리범위는 특허청구범위에 기재된 바에 의하여 정하여지는 것이므로, 발명이 특허를 받을 수 없는 사유가 있는지 여부를 판단함에 있어서 특허청구범위의 기재만으로 권리범위가 명백하게 되는 경우에는 특허청구범위의 기재 자체만을 기초로 하여야 할 것이지 발명의 상세한 설명이나 도면 등 다른 기재에 의하여 특허청구범위를 제한 해석하는 것은 허용되지 않는다”고 하여 8) 특허요건을 판단하는 경우에는 특허청구범위해석에서 발명의 상세한 설명 등 명세서 참작이 허용될 수 없거나 오기 등이 명확할 경우에만 예외적으로 허용될 수 있음을 밝혔다.

또한 2005후520 판결에서는 “특허권의 권리범위는 특허청구범위에 기재된 사항에 의하여 정하여지는 것이어서 특허청구범위의 기재가 명확하게 이해될 수 있는 경우에 출원명세서의 발명의 상세한 설명이나 첨부된 도면 등의 기재에 의하여 특허청구범위를 보완하거나 제한하여 해석할 것은 아니지만, 특허청구범위에 기재된 발명은 원래 출원명세서의 발명의 상세한 설명이나 첨부된 도면을 전혀 참작하지 않는다면 그 기술적인 의미가 정확하게 이해될 수 없는 것이므로 출원발명에 특허를 받을 수 없는 사유가 있는지 여부를 판단함에 있어서 특허청구범위의 해석은 특허청구범위에 기재된 문언의 일반적인 의미를 기초로 하면서 동시에 출원명세서의 발명의 상세한 설명이나 첨부된 도면을 참작하여 객관적·합리적으로 하여야 한다.”고 하여 9) 거절결정심판에서 특허요건을 판단하기 위해서는 특별한 사정이 없어도 명세서 전체를 참작해야 한다고 했다.

한편 권리범위를 다투는 판결에서 “다만, 청구범위를 문언 그대로 해석하는 것이 명세서의 다른 기재에 비추어 보아 명백히 불합리할 때에는 출원된 기술사상의 내용, 명세서의 다른 기재, 출원인의 의사 및 제3자에 대한 법적 안정성을 두루 참작하여 특허권의 권리범위를 제한 해석할 수 있다”라고 판시해 10) 넓은 범위에서 특허청구범위의 제한 해석이 가능하다고 보았다.
이처럼 판례는 청구범위 해석에 있어 발명의 상세한 설명 등을 참작하는 것이 허용될 것인지, 허용된다면 특허요건 판단과 권리범위 판단에서 같은 정도로 허용되는 것이 가능할 것인지에 대해 통일된 기준을 제시하지 않고 있는 상황이므로 구체적인 상황에 따른 판단기준을 명확하게 할 필요가 있으며, 이를 위한 다양한 논의가 활발히 진행되어야 한다.

이와 같은 관점에서 특허청구범위 해석에서 발명의 상세한 설명 등을 참조를 허용할 것인지 여부(제1 논지)와 참조를 허용한다면 특허요건 판단과 침해요건 판단에서 그 기준을 달리할 것인지 여부(제2 논지)를 정리하고 그에 관한 판단기준을 제시하고자 한다.
이러한 판단기준을 기초로 하여 대법원 2014.1.16. 선고 2013후778 판결(이하 “이 사건 판결”이라 한다)의 특허청구범위 해석을 분석하여 이 사건 판결이 주는 시사점을 분석한다.

1) 특허법 42조 4항은 특허청구범위에는 보호를 받고자 하는 사항을 기재한 항이 1 또는 2 이상 있어야 하며 그 청구항은 발명의 상세한 설명에 의하여 뒷받침되고, 발명이 명확하고 간결하게 기재되어야 한다고 규정하고 있다.
2) 명세서에 특허청구범위를 포함시키는 특허법 42조 2항 및 2014.6.11.개정특허법 200조의 2 및 201조를 고려하면 발명의 설명 참작 또는 발명의 상세한 설명 참작으로 표현하는 것이 적절하다고 본다.
3) 특허법원 지적재산소송실무연구회, 「지적재산소송실무, 2006」, 박영사, 194면 이하 참조
4) 전게서 196면에서는 출원인이 표시한 의사와 함께 특허청이 표시한 견해를 참작해야 한다고 설명했는데, 특허청의 견해에 대한 대응이 적절한 표현이라고 본다.
특허청의 견해 자체는 등록을 허여할지 여부의 문제이며 이에 대한 출원인의 대응이 청구항 보정 등으로 나타나기 때문이다. 또한, 이러한 출원인의 대응은 결국 출원인의 의사에 포함된다고 본다.
5) 구대환, 장형일, 서울법학 제 18권 제2호, 124면
6) 구대환, 장형일, 전게논문 125면 이하
7) 대법원 2001.9.7. 선고 99후734판결
8) 대법원 2006.10.13. 선고 2004후776판결
9) 대법원 2007.9.21. 선고 2005후520판결
10) 대법원 2008.10.23. 선고 2007후2186판결

2. 이 사건 판결의 경위
가. 사건의 배경
(1) 이 사건 등록특허
본 사안의 이해를 돕기 위해 먼저 이 사건 판결의 배경에 대해 간략히 살펴보기로 한다.
이사건 등록특허 11)는 체내 촬상용 캡슐에 관한 것으로 체내 이미지를 획득하는 시스템 및 방법을 제공한다.
시스템은 촬상 시스템(명세서에 표시된 도면부호로는 10이다.
이하 구성의 명칭 다음 괄호 안에 병기한 숫자는 도면부호를 의미한다) 및 촬상 카메라(24)로부터 환자의 외부에 위치한 수신 시스템으로 신호를 송신하는 초저전력 무선 주파수 송신기(26)를 포함한다.
청구항 1항은 “위장관(gastrointestinal tract)을 촬상하기 위한 삼킬 수 있는 캡슐(swallowable capsule)로서, 돔(dome)을 포함하는 광학 창(구성 1); 상기 돔의 뒤에 위치한 렌즈(구성 2); 상기 렌즈의 뒤에 위치하여 상기 돔 및 상기 렌즈를 통해 상기 위장관의 이미지를 획득하기 위한 촬상기(구성 3); 상기 촬상기의 출력을 외부의 수신 시스템에 송신하는 송신기(구성 4); 및 상기 돔의 뒤에 위치하여 상기 위장관을 조명하기 위해 백색광을 생성하는 하나 이상의 LED(구성 5)를 포함하는 캡슐”로, 구성 1과 구성 2가 종래기술과 차이를 나타내는 본 특허발명의 기술적 특징에 해당한다.

11) 한국 등록특허 0798048

(2) 무효심판 및 비교대상 발명
이 사건 등록특허의 일부 청구항에 대해 무효심판이 제기되었으며 증거방법으로 제기된 비교대상발명 중 핵심적인 내용을 이루는 비교대상발명 1 12)은 전자내시경 장치에 관한 것으로 체내 영상을 촬상하기 위한 전자내시경에 관한 것이다.
이 과정에서 청구항의 특허요건 판단 중 진보성 인정 여부를 놓고 등록특허의 특허청구범위 해석이 문제되었으며, 그 내용은 청구항 1의 구성 1에 해당하는 ‘돔(dome)을 포함하는 광학 창’과 역시 청구항 1의 구성 2인 ‘돔의 뒤에 위치한 렌즈’라는 용어의 의미였다.
구성 1인 ‘돔(dome)을 포함하는 광학 창(21)’은 비교대상발명 1의 하우징(10)으로부터, 그리고 구성 2인 ‘돔의 뒤에 위치한 렌즈(22)’는 비교대상발명 1의 ‘유리기판(2) 중 반도체소자[고체촬상소자(1)]가 탑재되지 아니한 면에 대물렌즈(3)가 부착되고 그 대물렌즈(3)의 앞에 광 투과성 부재로서 광학 창을 이루는 돔 형상의 하우징(10)이 위치하는 형태의 구성’으로부터 진보성이 부정될 수 있는지가 판단을 위한 주된 쟁점이 되었다.

12) 일본 공개특허 1992-109927

나. 특허심판원 심결 및 원심판결의 요지
(1) 특허심판원 심결 13)
심결에서는 이 사건 등록특허의 청구범위 중 ‘돔(dome)을 포함하는 광학창(21)’(심결문에서는 구성요소 2로 표기함)에 대응되는 비교대상 발명 1(심결문에서는 비교대상 발명 8로 표기함)의 ‘캡슐형상의 하우징(10)’은 “유리로 이루어져 있어 광학렌즈(3)로부터 발산되는 발광소자의 광을 그대로 투과시키는 광학창의 기능을 수행하고 있을 뿐만 아니라 하우징(10)의 양 단면은 모두 돔의 형태로 이루어져 있으므로” 양 구성은 돔을 포함하는 광학창을 구비하고 있다는 점에서 실질적으로 동일하다고 판단하였다.

다만, 이 사건 등록특허의 청구범위 중 ‘돔의 뒤에 위치한 렌즈(22)’(심결문에서는 구성요소 3으로 표시함)는 비교대상 발명 1의 ‘캡슐형상의 하우징(10) 내에 있는 대물렌즈(3)’에 대응된다고 보았으며, ‘돔의 뒤에 위치한 렌즈’는 렌즈가 돔의 뒤 즉 돔의 밑면을 기준으로 그 뒤에 위치하고 있는 반면에 비교대상발명 1의 대물렌즈(3)는 돔의 내부에 위치하는 것이므로 렌즈의 위치가 서로 다르고 이로 인해 ‘돔의 뒤에 위치한 렌즈’와 비교대상발명 1의 대응구성은 렌즈 또는 대물렌즈가 돔의 뒤 또는 돔의 내부에 위치하느냐에 따라 위장관에서 반사되어 들어오는 광량이 현저히 다르고, 비교대상발명 1은 대물렌즈(3)와 광학렌즈(3‘)가 부착되어 있는 유리기판(2)이 화상처리소자, 송신용 집적회로소자, 전지를 탑재한 배선기판(5)과 이방성 도전필름(23)에 의해 접속되어 있으므로 대물렌즈(3)를 돔의 뒤에 배치하는 것도 매우 어려우므로 ‘돔의 뒤에 위치한 렌즈’는 비교대상발명 1의 대응구성으로부터 용이하게 채택할 수 있는 것이 아니어서 양 구성은 서로 다르다고 보았다.

이와 같이 ‘돔의 뒤에 위치한 렌즈’가 돔의 밑면을 기준으로 그 뒤에 위치하고 있다고 본 이유로 이 사건 특허발명에는 렌즈가 광학돔 뒤에 어느 정도 이격되어 있는지 구체적으로 기재되어 있지 않고 이 사건 특허발명의 명세서에는 “타원면 형태의 돔(dome)을 형성하도록 광학 창을 형성하고 CMOS 촬상 칩 카메라 시스템(24)와 조명원(23)을 광학 돔으로 형성되는 초점 평면 가까이에 위치시키는 경우, 최적의 촬상 조건을 얻을 수 있다”고 기재되어 있으나, 이러한 사실만으로 ‘돔의 뒤에 위치’하는 것이 무엇을의미하는 것인지 전혀 알 수 없다고 전제한 다음, ‘돔(dome)’이라 함은 통상적으로 구의 일부분을 교차하는 평면으로 잘라냄으로써 얻어질 수 있는 폐쇄된 기하학적 표면으로서, 평평한 디스크와 균일한 곡률과 원형의 경계를 갖는 볼록면이 접합된 것이라는 점, 이 사건 특허발명의 목적은 광원의 종류나 위치 그리고 광학창의 형태나 위치를 조절함으로써 빛샘 등의 노이즈를 방지하여 보다 양호한 품질의 영상을 장시간에 걸쳐 획득할 수 있고 위장의 촬상영역을 확대시킬 수 있는 체내 촬상용 캡슐을 제공하는 것인 점, 이 사건 특허발명의 도1에는 렌즈가 돔의 밑면을 기준으로 그 아래에 위치되어 있는 것이 명백한 점, 이 사건 특허발명에는 ‘렌즈의 뒤에 위치’하는 것이 기재되어 있는데, 이때 ‘뒤’란 렌즈의 내부가 아니라 외부에 있는 것을 의미하는 것이 명백한 점, 이 사건 특허 명세서에서 인용하고 있는 WO 00/76391호의 도1A에도 렌즈와 같은 수신수단이 광학창의 외부 바깥쪽으로 초점 평면상에 위치되어 있는 점, 청구인의 특허출원 (예 : 10-2008-10453호)에도 렌즈(222)가 광캡(223)의 밑면을 기준으로 그 뒤에 위치하는 것이 명백한 점에 비추어 보면, ‘돔의 뒤에 위치’하는 것은 광학창의 돔 영역의 뒤에 배치된 것을 의미하는 것이지 돔의 내부에 배치되어 있거나 광학돔에 의해 둘러싸이는 내부 공간 밖에 있어서는 아니되는 것을 의미하는 것이라고는 볼 수 없다고 하여 ‘돔의 뒤에 위치한 렌즈’라는 용어의 의미를 해석하기 위해 명세서에 기재된 발명의 상세한 설명과 도면 뿐 아니라 출원인이 인용한 명세서 14)는 물론 청구인이 출원한 명세서 내용까지 참조하였다.

13) 특허심판원 2012.6.26. 2011당2579심결
14) 명세서 기재사항이므로 명세서 참작에 포함된다고 해석하는 것이 타당하다.

(2) 원심판결 15)
원심판결은 특허심판원과 달리 이 사건 등록특허의 청구범위 중 ‘돔(dome)을 포함하는 광학창(21)’은 위 용어의 일반적인 의미와 이 사건 특허발명의 상세한 설명의 기재를 참작하여 보았을 때 ‘속이 빈 반구 또는 그와 유사한 형상의 볼록한 면(돔)을 포함하는 빛이 투과할 수 있는 창’을 의미하는 것으로 보아야 하고, 이를 ‘실제 작동과정에서 빛이 통과하도록 설계된 부분’만을 의미하는 것으로 제한 해석할 수는 없으므로, 위 구성은 피관찰체의 화상을 촬상하기 용이하도록 유리 등의 광 투과성 부재로 이루어지고 대물렌즈와 광학렌즈가 위치하는 쪽에서 반구형, 즉 돔 형상을 포함하고 있는 비교대상발명 1의 하우징(10)과 차이가 없다고 보았다.

또한, 이 사건 등록특허의 청구범위 중 ‘돔의 뒤에 위치한 렌즈’란 위 용어의 일반적인 의미와 이 사건 특허발명의 상세한 설명의 기재를 참작하여 보았을 때 널리 ‘(광학 창에 포함되는) 돔의 뒤에 위치한 렌즈’를 포함하는 것으로 보아야 하고, 이를 ‘렌즈가 돔의 평평한 밑면 뒤에 위치하거나 적어도 광학 창, 즉 실제 작동과정에서 빛이 통과하도록 설계된 부분의 뒤에 위치한다’는 것으로 제한 해석할 수는 없으므로, 위 구성은 비교대상발명 1의 ‘유리기판(2) 중 반도체소자[고체촬상소자(1)]가 탑재되지 아니한 면에 대물렌즈(3)가 부착되고 그 대물렌즈(3)의 앞에 광 투과성 부재로서 광학 창을 이루는 돔 형상의 하우징(10)이 위치하는 형태의 구성’에 이미 개시된 것이라고 판단해 이 사건 등록특허의 해당 청구항에 대한 진보성을 부정하였다.

15) 특허법원 2013.2.28. 선고 2012허6144판결

다. 이 사건 대법원판결의 요지
대법원은 특허발명의 보호범위는 특허청구범위에 기재된 사항에 의하여 정하여지는 것이 원칙이고, 다만 그 기재만으로 특허발명의 기술적 구성을 알 수 없거나 알 수는 있더라도 기술적 범위를 확정할 수 없는 경우에는 명세서의 다른 기재에 의한 보충을 할 수는 있으나, 그 경우에도 명세서의 다른 기재에 의하여 특허청구범위의 확장 해석은 허용되지 아니함은 물론 특허청구범위의 기재만으로 기술적 범위가 명백한 경우에는 명세서의 다른 기재에 의하여 특허청구범위의 기재를 제한 해석할 수 없다 16)고 하면서 원심판결을 지지하였다.

16) 대법원 2011. 2. 10. 선고 2010후2377 판결, 대법원 2012. 3. 29. 선고 2010후2605 판결 등을 참조했다.

3. 특허청구범위 해석시 명세서 기재 참작
가. 명세서 기재의 참작 허용여부
특허청구범위를 해석하는 원칙의 하나로 제시되는 문언해석 원칙은 발명의 상세한 설명이나 도면 등 명세서 기재사항을 포함한 출원경과 또는 공지기술을 참작하지 않아야 한다는 입장을 말한다.
즉, 특허의 유·무효나 권리범위확인 판단을 위해서는 특허청구범에 보호받고자 하는 사항을 기재한 항인 청구항의 문언과 비교대상발명 또는 확인대상발명을 서로 비교해서 판단해야 한다는 태도 17)이다.
특허제도는 발명을 공중에 개시하고 그 대가로 특허된 발명에 일정기간 동안 독점권을 부여하는 제도로 특허권자와 제3자의 이익 균형을 도모하기 위해 특허청구항의 기재요건 및 보정과 정정규정을 두고 있으며 특허청구항은 배타적 권리범위를 정하는 기준이 되기 때문에, 실질적으로 특허청구항의 해석인 특허청구범위 해석에 있어서는 문언해석을 해야 한다는 것이다.

문언해석 원칙에 서게 되면 특허청구항의 문언에 없는 확장해석이나 제한해석을 하는 것이 허용되지 않으며, 특허청구범위에 있는 각 청구항은 다른 청구항 기재사항을 이용해서도 확장해석 또는 제한해석하는 것이 금지된다.
이와 같은 입장에서 판단한 판례로 해석될 수 있는 것으로는 대법원 2007.11.29. 선고 2007후2698판결로 “특허청구범위는 특허출원인이 특허발명으로 보호받고자 하는 사항을 기재한 것이므로, 특허의 요건을 판단하기 위한 발명의 확정은 특허청구범위의 기재를 기초로 하여야 하고 발명의 상세한 설명이나 도면 등 다른 기재에 의하여 특허청구범위를 제한 해석하는 것은 허용되지 않는다”라고 설시하였으며, 대법원 2010.1.28. 선고 2007후3752판결에서는 “특허의 요건을 판단하기 위한 발명의 기술구성은 특별한 사정이 없는 한 특허청구범위의 기재를 기초로 확정하여야 하며, 발명의 상세한 설명이나 도면 등 다른 기재에 의하여 특허청구범위를 제한 해석하는 것은 허용되지 않는다” 하여 ‘특별한 사정’을 전제로 하여 문언해석 원칙을 취했으나 ‘특별한 사정’이 어떤 것인지는 설명하지 않았다.

이처럼 우리 판례의 태도는 특별한 경우를 인정하여 18) 엄격한 의미에서 문언해석 원칙에 서 있다고 보기는 어렵다고 판단된다.
특허청의 입장 19)도 “청구범위에 청구항으로 기재된 사항은 특허법 제42조제4항 및 제8항의 청구범위 기재방법에 따라 발명의 상세한 설명에 개시한 발명 중 출원인이 스스로의 의사로 특허권으로 보호를 받고자 하는 사항으로 선택하여 기재한 사항이므로, 특허를 받고자 하는 발명의 인정은 출원인이 자신의 의사에 의하여 선택한 청구범위의 기재 내용을 존중하여 각 청구항에 기재된 사항에 근거하여 이루어져야 하고, 청구항의 기재가 불명료하거나 기술용어의 의미, 내용이 불명확한 경우에 한해 발명의 상세한 설명 또는 도면의 기재를 참작하여야 하며, 청구범위의 기재를 벗어나 발명의 상세한 설명에 개시된 발명의 내용으로부터 청구항에 기재된 발명을 인정해서는 안 된다”라고 하여 청구항의 기재불명료나 청구항에 기재된 용어의 의미가 불명확한 경우에는 예외적으로 문언해석원칙에서 벗어날 수 있다고 하였다.

2007후3752판결에서 언급한 ‘특별한 사정’은 대법원 2007. 9. 6. 선고 2005후1486 판결 등에서도 언급되어 “특허청구범위가 기능, 효과, 성질 등에 의한 물건의 특정을 포함하는 경우 그 발명이 속하는 기술분야에서 통상의 지식을 가진 자가 발명의 상세한 설명이나 도면 등의 기재와 출원 당시의 기술상식을 고려하여 특허청구범위에 기재된 사항으로부터 특허를 받고자 하는 발명을 명확하게 파악할 수 있다면 그 특허청구범위의 기재는 적법하다고 할 것이다.
그리고 독립항과 이를 한정하는 종속항 등 여러 항으로 이루어진 청구항의 기술내용을 파악함에 있어서 특별한 사정이 없는 한 광범위하게 규정된 독립항의 기술내용을 독립항보다 구체적으로 한정하고 있는 종속항의 기술구성이나 발명의 상세한 설명에 나오는 특정의 실시례로 제한하여 해석할 수는 없다고 할 것이다”라고 하였으며, 대법원 2009.7.23. 선고 2007후4977판결에서는 “다만, 특허청구범위에 기재된 사항은 발명의 상세한 설명이나 도면 등을 참작하여야 그 기술적 의미를 정확하게 이해할 수 있으므로, 특허청구범위에 기재된 용어가 가지는 특별한 의미가 명세서의 발명의 상세한 설명이나 도면에 정의 또는 설명이 되어 있는 등의 다른 사정이 있는 경우에는 그 용어의 일반적인 의미를 기초로 하면서도 그 용어에 의하여 표현하고자 하는 기술적 의의를 고찰한 다음 용어의 의미를 객관적, 합리적으로 해석하여 발명의 내용을 확정하여야 한다.”라고 하여 ‘특허청구범위에 기재된 용어가 가지는 특별한 의미가 명세서의 발명의 상세한 설명이나 도면에 정의 또는 설명이 되어 있는 등의 다른 사정’을 ‘특별한 경우’의 한 예로 파악했다.

2007후4977판결은 ‘청구항의 기재불명료나 청구항에 기재된 용어의 의미가 불명확하여’ 청구항을 특정할 수 없는 제한적인 경우에서 벗어나, ‘특허청구범위에 기재된 용어가 가지는 특별한 의미가 명세서의 발명의 상세한 설명이나 도면에 정의 또는 설명이 되어 있는’ 경우에도 용어의 의미를 객관적, 합리적으로 해석해야 한다고 판단하여, 특허청구항 기재 자체만으로 특허청구범위를 해석해야 함을 원칙으로 하면서도 명세서의 상세한 설명이나 도면을 참작이 허용되는 범위를 넓혔다.
나아가 대법원 2009.4.23. 선고 2009후92판결은 “등록실용신안의 권리범위는 실용신안등록출원서에 첨부한 명세서의 실용신안등록청구범위에 기재된 사항에 의하여 정하여지고, 청구범위의 기재만으로 기술적 범위가 명백한 경우에는 원칙적으로 명세서의 다른 기재에 의하여 청구범위의 기재를 제한 해석할 수 없지만, 청구범위에 포함되는 것으로 문언적으로 해석되는 것 중 일부가 고안의 상세한 설명의 기재에 의하여 뒷받침되고 있지 않은 경우 등과 같이 청구범위를 문언 그대로 해석하는 것이 명세서의 다른 기재에 비추어 보아 명백히 불합리할 때에는, 출원된 기술사상의 내용과 명세서의 다른 기재 및 출원인의 의사와 제3자에 대한 법적 안정성을 두루 참작하여 등록실용신안의 권리범위를 제한 해석하는 것이 가능하다”고 하여 명세서의 다른 기재뿐 아니라 출원인의 의사까지 참작하여 해석하는 것을 인정하였다.

이상 살펴본 바에 따르면 우리 판례의 입장은 특허청구범위를 해석함에 있어서 청구항에 기재된 사항 자체만으로 해석해야 함을 원칙으로 하면서도, 청구항의 기재가 불명료하거나 기술용어의 의미 또는 내용이 불명확한 경우, 특허청구범위에 기재된 용어가 가지는 특별한 의미가 명세서의 발명의 상세한 설명이나 도면에 정의 또는 설명이 되어 있는 등의 다른 사정이 있는 경우, 또는 청구범위를 문언 그대로 해석하는 것이 명세서의 다른 기재에 비추어 보아 명백히 불합리할 경우 등에는 명세서 기재의 참작이 허용된다고 하여, 엄격한 의미의 문언해석 원칙보다는 명세서 참작 원칙을 따르는 것으로 분류할 수 있을 것이다.
이러한 판례의 명세서 참작 원칙에 대해서는 학설도 지지하는 것으로 보인다.

17) 특허법원 지적재산소송실무연구회, 「지적재산소송실무, 2006」, 박영사, 195면 이하 참조
18) 특별한 경우를 언급하지 않은 2007후2698 등에서는 아래에서 설명할 특별한 경우가 보이지 않는다고 보아야 한다.
19) 특허청, 「심사지침서」, 2013년 추록, 2402면

나. 명세서 기재 참작시 인정 범위
특허청구범위 해석에서 명세서 참작이 허용된다고 할 때 특허심사 및 무효심판에서 특허요건을 판단하는 경우와 권리범위확인 심판 및 침해소송에서 권리범위를 판단하는 경우에 동일한 범위에서 참작이 허용될 것인지가 문제된다.
이와 관련해서는 학설과 판례의 논의가 대립된다.

(1) 학설
특허요건 판단과 권리범위 판단에서 청구범위 해석을 달리 해야 한다는 입장을 특허청구범위의 이중적 해석 또는 특허청구범위의 이원론적 해석 20)이라고 하며, 특허요건 판단을 ‘보호받고자 하는 사항’을 확정하는 것으로 파악하고 권리범위 판단을 ‘보호해주어야 하는 사항’을 확정하는 것으로 보는 입장 21)도 있다.
즉, 특허청구범위를 해석함에 있어, 특허성 판단의 전제로서 발명의 기술내용의 확정기준과 특허발명의 보호범위의 확정기준의 차이는 특허청구범위에서 확정해야만 하는 대상의 차이에서 비롯된 것으로 이해되는데, 특허성 판단의 전제로서 발명의 기술내용의 확정은 특허법 제42조 제4항 본문에서 규정하고 있는 바와 같이 출원인의 희망사항인 ｢보호받고자 하는 사항｣을 확정하는 것인데 비하여, 특허발명의 보호범위는 출원인의 희망사항 중에서 발명을 공개하는 대가로서 보호해줄 만한 가치가 있는 사항인 ｢보호해주어야 하는 사항｣을 확정한다는 점에서 기본적 차이가 있다는 것이다.

이와 유사하게 긍정설에 서는 입장으로 22) 특허요건 판단에 있어서 특허청구범위 해석을 엄격히 제한하는 이유는 특허청구범위에 무엇을 기재할 것인가는 출원인의 자유재량에 있는 것이고, 최초 출원서에 특허청구범위를 잘못 기재했다 하여도 심사나 심판단계에서 보정 또는 정정기회를 가지는 것이므로 이러한 기회를 충분히 활용하지 못한 불이익을 출원인에게 지우더라도 불리한 점이 없으며 오히려 특허법이 예정하고 있는 것이며, 이에 반해 권리범위 판단에 있어서 특허청구범위 해석은 법률평가 내지 가치판단의 요소가 포함되므로 그 제한이 특허요건 판단보다는 엄격하지 않다는 주장이 있다.

한편, 특허청구범위의 이중적 해석에 대한 부정설 또는 특허청구범위의 일원론적 해석의 입장에서는 특허청구항이 특허로부터 부여되는 배타적 권리범위를 정하는 기준으로서 특허청구항의 해석에 의하여 특허의 무효 및 특허침해 여부가 결정되는 것이 원칙이며, 이때 특허청구항 해석은 특허성 판단시나 특허침해 판단시나 동일하게 유지되어야 한다고 본다.
하나의 특허청구항에 대하여 특허권자는 특허의 유효성을 넓게 유지하기 위하여 청구항을 좁게 해석하기를 원하고, 침해를 입증하기 위하여는 넓게 유지하기를 원하는데, 그러한 해석은 일관성이 없을뿐더러 부적절하기 때문이라는 것이다. 23)
기능식 청구항에 한정하여 일원론의 입장을 취하여, 24) “기능식 청구항에 관하여 특허성 여부를 판단하거나 침해여부를 판단 시 발명의 보호범위가 명세서의 상세한 설명 및 도면으로 제한되어 확정되며, 구체적으로 기재된 발명의 실시예와 구성 및 도면에 의해 제한적으로 해석한다”는 논의도 있다.

20) 구대환, 장형일, 전게논문, 125쪽 이하
21) 김상은, 특허청구범위 해석의 이중적 기준 –특허성 및 권리범위 판단에 있어 특허청구범위 해석기준의 차이-, 지식재산21, 2008.7. 183쪽
22) 이수완, 특허청구범위의 해석, 『특허소송연구(제2집)』, 특허법원(2001), 157면 이하
23) 특허법원 지적재산소송실무연구회, 전게서 199면 이하
24) 박재일, “특허성 판단 및 침해여부 판단 시 기능식으로 기재되어 있는 청구범위의 해석 기준 ”, 『지식재산 21(제104호)』, 특허청, 2008, 143면 이하

(2) 판례
일원론의 입장이라고 해석가능한 판례로 대법원 2006.6.9. 선고 2004후509판결은 “특허권의 권리범위 내지 실질적 보호범위는 특허출원서에 첨부한 명세서의 청구범위에 기재된 사항에 의하여 정하여지는 것이 원칙이고, 다만 그 기재만으로 특허의 기술적 구성을 알 수 없거나 알 수 있더라도 기술적 범위를 확정할 수 없는 경우에는 명세서의 다른 기재에 의한 보충을 할 수가 있는데, 이 경우에도 명세서의 다른 기재에 의하여 특허범위의 확장해석이 허용되지 아니함은 물론 청구범위의 기재만으로 기술적 범위가 명백한 경우에 명세서의 다른 기재에 의하여 청구범위의 기재를 제한 해석할 수는 없다”고 하였다.
이 판결은 등록무효를 판단하면서 권리범위확인을 판단한 대법원 2001. 6.1. 선고 98후2856판결을 인용하고 있다.
특허거절결정에 대한 대법원 선고 96후1118판결도 “특허권의 권리범위 내지 실질적 보호범위는 특허출원서에 첨부한 명세서의 청구범위에 기재된 사항에 의하여 정하여지는 것이 원칙이고, 다만 그 기재만으로 특허의 기술적 구성을 알 수 없거나 알 수 있더라도 기술적 범위를 확정할 수 없는 경우에는 명세서의 다른 기재에 의한 보충을 할 수가 있는데, 이 경우에도 명세서의 다른 기재에 의하여 특허범위의 확장해석이 허용되지 아니함은 물론 청구범위의 기재만으로 기술적 범위가 명백한 경우에 명세서의 다른 기재에 의하여 청구범위의 기재를 제한해석할 수는 없다”고 하면서 권리범위확인에 대한 대법원 1993.10.12. 선고 91후1908판결을 인용하여 같은 입장을 보여준다.

이원론 또는 특허청구범위의 이중적 해석에 대한 긍정설을 취하는 경우로, 특허요건에 대한 판단기준을 설시한 판례로는 “특허청구범위는 특허출원인이 특허발명으로 보호받고자 하는 사항을 기재한 것이므로, 신규성·진보성 판단의 대상이 되는 발명의 확정은 특허청구범위에 기재된 사항에 의하여야 하고 발명의 상세한 설명이나 도면 등 다른 기재에 의하여 특허청구범위를 제한하거나 확장하여 해석하는 것은 허용되지 않지만, 특허청구범위에 기재된 사항은 발명의 상세한 설명이나 도면 등을 참작하여야 그 기술적인 의미를 정확하게 이해할 수 있으므로, 특허청구범위에 기재된 사항은 그 문언의 일반적인 의미를 기초로 하면서도 발명의 상세한 설명 및 도면 등을 참작하여 그 문언에 의하여 표현하고자 하는 기술적 의의를 고찰한 다음 객관적·합리적으로 해석하여야 한다”라고 한 대법원 2007.10.25. 선고 2006후3625판결이 있으며, 권리범위에 대한 판단기준을 제시한 판례로 “특허발명의 보호범위는 특허청구범위에 기재된 사항에 의하여 정하여지고, 특별한 사정이 없는 한 발명의 상세한 설명이나 도면 등에 의하여 특허청구범위를 제한하거나 확장하여 해석하는 것은 허용되지 않지만, 특허청구범위에 기재된 사항은 발명의 상세한 설명이나 도면 등을 참작하여야 그 기술적인 의미를 정확하게 이해할 수 있으므로, 특허청구범위에 기재된 사항의 해석은 그 문언의 일반적인 의미내용을 기초로 하면서도 발명의 상세한 설명 및 도면 등을 참작하여 그 문언에 의하여 표현하고자 하는 기술적 의의를 고찰한 다음 객관적·합리적으로 하여야 한다”고 한 대법원 2007.11.29. 선고 2006후1902판결이 있다.
그러나 위에서 살펴본 판례는 특허요건 판단과 권리범위 판단에 대한 요건이라는 표현이 있는 차이만 가질 뿐, 그 실질적인 요건은 명세서 참작에 대한 일반 원칙인 명세서를 참작하여 객관적이고 합리적으로 해석해야 한다는 것으로 동일하다.

학설은 일원론적인 해석과 이원론적인 해석 또는 특허청구범위의 이중적 해석에 관해 논하고 있으나 판례는 단지 표현의 일부로만 특허요건과 권리범위 판단 요건을 구분할 뿐 실질적인 기준을 동일하게 제시하고 있다. 이에 대한 논의를 전개해 나가고자 제 외국의 해석기준을 살펴보기로 한다.

4. 외국의 해석 기준
가. 미국의 특허청구범위 해석
미국에서 특허청구범위 해석 기준이 논의된 계기는 미국 연방순회항소법원(CAFC)가 1996년에 내린 이른바 Markman판결로, 이 판결에서 CAFC는 청구항 해석에 법원이 사용가능한 증거를 명세서나 출원경과 등 내적증거(intrinsic evidence)와 사전이나 논문 등 외적 증거(extrinsic evidence)로 구분하였다.
구체적으로 명세서 참작의 중요성은 2005년에 내린 CAFC 전원합의체 판결인 Philips판결이며, 내적증거가 외적증거보다 특허청구범위해석에서 우선하다는 원칙과 함께 특허권자에게 배타권이 이정되는 발명을 규정하는 것은 특허청구범위이고, 청구항은 명세서의 한 부분이기 때문에 명세서의 관점에서 이해되어야 한다고 하였다.

미국의 특허청구범위 해석에 있어서 상세한 설명 참작은 침해판단시뿐 아니라 심결취소소송 및 침해소송법원의 유ㆍ무효 판단 등 특허요건 판단시에도 적용되며, 청구범위의 불명확성 해소를 위해서만 상세한 설명이 참작되는 것이 아니라 청구범위 해석시 항상 참작되어야 하고, 따라서‘청구범위 용어의 일반적 의미(ordinary meaning of a claim term)’란 명세서 전체를 고려하였을 때 통상의 기술자에게 갖는 의미이므로 상세한 설명의 맥락을 고려하여 용어를 해석해야 한다. 25)

25) 김동준, 특허청구범위 해석에 있엇 상세한 설명의 참작, 정보법학 제 16권 제 3호, 205면

나. 일본의 특허청구범위 해석
일본에서는 이른바 리파아제 판결 26)에서 “특허청구범위 기재의 기술적 의의가 일의적으로 명확하게 이해할 수 없거나, 혹은 일견하여 그 기재가 오기임이 명세서의 발명의 상세한 설명의 기재에 비추어 분명한 경우 등의 특단의 사정이 있는 경우에 한하여 명세서의 발명의 상세한 설명의 기재를 참작하는 것이 허용됨에 지나지 않는다”고 하여 상세한 설명 기재 참작이 제한적으로만 허용된다는 것으로 해석될 여지를 제공했다.
이에 대한 논란이 계속되자 일본 특허청은 1994년에 특허법을 개정하여 우리 특허법 97조에 해당하는 70조의 내용인 “특허발명의 기술적 범위는 원서에 첨부한 특허청구범위의 기재에 기초하여 정해야 한다”를 제 1항으로 하고, 제2항을 신설하여 “전항의 경우에 있어서는, 원서에 첨부한 명세서의 기재 및 도면을 고려하여 특허청구범위에 기재된 용어의 의의를 해석하는 것으로 한다”는 내용을 추가하였다.

다만, 일본의 경우는 권리범위 판단을 위한 조문에 특허청구범위 해석기준이 삽입되어 특허요건을 판단할 때는 리파아제 판례의 입장에 따라 제한적으로만 상세한 설명이 참작되어야 하는 것이 아닌가의 논의가 있으나 최근의 다수설과 하급심 판결은 일원론의 입장에서 특허성판단시에도 권리범위 확정시와 동일하게 발명의 상세한 설명을 참작해야 한다는 입장이라고 한다. 27)

26) 일본 최고재 1991.3.8. 선고 1987년 제3호 심결취소청구
27) 김병필, 청구범위 해석에 있어서 ‘상세한 설명의 참작’에 관한 최근 대법원 판결 분석 및 외국 사례와의 비교 검토, 지식재산연구 제9권 제2호(2014.6)

다. 유럽의 특허청구범위 해석
유럽특허출원과 유럽특허에 적용되는 유럽특허조약(European Patent Convention) 제69조 28)와 그 해석에 관한 의정서(The Protocol on the Interpretation of Art. 69 of the Convention) 29)는 보호범위 판단기준의 통일화를 위해 도입된 것으로 보호범위 판단과 관련하여 체약국 법원을 기속한다.

이와 같은 유럽특허조약 69조에 규정된 상세한 설명 참작 원칙은 버호범위 판단시에만 적용되는지, 아니면 특허요건 판단시에도 적용되는지에 대해, 침해판단에서만 적용되는 원칙이라는 일부 심결례도 존재하지만 대다수의 심결례는 동일한 원칙이 특허요건 판단시에도 적용된다고 설시하고 있다 30)고 한다.

28) 유럽특허 또는 유럽특허출원에 의한 보호범위는 청구범위에 의해 정해진다. 다만, 청구범위를 해석함에 있어서는 상세한 설명과 도면을 참작해야 한다.
29) 69조는 유럽특허에 의한 보호범위가 청구항에 사용된 용어의 엄격한 문언적인 의미에 의해서 제한되고, 상세한 설명이나 명세서는 청구항에서 발견된 불명확성을 해결하기 위해서만 사용되어야 하는 것으로 이해되어서는 안된다. 또한, 특허청구범위는 단지 가이드라인에 불과한 것이고, 실제 보호범위는 상세한 설명과 도면을 고려하여 특허권자가 의도하였던 것까지 확장하는 것을 의미하는 것으로 받아들여져서도 안된다. 대신, 청구범위는 특허권자의 적절한 보호와 제3자의 법적 명확성을 모두 고려하여 앞서 언급한 양 극단의 중간적 입장에서 해석되어야 한다.
30) 김동준, 전게논문 209면

5. 이 사건에서의 특허청구범위 해석
가. 특허청구범위 해석시 명세서 참작 허용 여부
이 사건에서 대법원은 “특허발명의 보호범위는 특허청구범위에 기재된 사항에 의하여 정하여지는 것이 원칙이고, 다만 그 기재만으로 특허발명의 기술적 구성을 알 수 없거나 알 수는 있더라도 기술적 범위를 확정할 수 없는 경우에는 명세서의 다른 기재에 의한 보충을 할 수는 있으나, 그 경우에도 명세서의 다른 기재에 의하여 특허청구범위의 확장 해석은 허용되지 아니함은 물론 특허청구범위의 기재만으로 기술적 범위가 명백한 경우에는 명세서의 다른 기재에 의하여 특허청구범위의 기재를 제한 해석할 수 없다”고 하여 특허청구범위 해석에서 명세서 참작 원칙을 밝혔다고 판단된다.

나. 특허요건과 보호범위의 판단 기준구별 여부
대법원은 이 사건 판결의 근거로 거절결정에 대해 판단한 판결인 대법원 2011.2.10. 선고 2010후2377판결과 역시 거절결정에 대한 판단인 대법원 2012. 3. 29. 선고 2010후2605 판결을 인용했다.
이러한 점에 비추어 볼 때 이 사건 판결에서 대법원은 특허청구범위 해석 시 명세서 참작의 원칙을 취하면서도 특허요건과 보호범위를 판단함에는 그 기준을 달리한다고 해석될 수 있는 태도를 보였다.

다. 명세서 참작 기준에 대한 제언
외국의 사례를 보면, 미국은 CAFC의 Philips 전웡합체 판결을 통해서 청구범위 해석을 함에는 명세서 기재 등 내적증거가 사전이나 논문 등 외적 증거에 우선하며 청구범위는 명세서의 관점에서 해석해야 함을 분명히 하였으며, 유럽도 특허청구범위 해석에서 상세한 설명 참작원칙을 특허요건 판단시에도 적용하여 미국과 비슷한 입장을 취하고 있다.

이에 비해 일본은 특허발명의 보호범위 판단에는 법조항을 신설하여 상세한 설명 참작원칙을 천명하고 있으나 특허요건 판단에는 리파아제 판결의 입장에 따라 특별한 사정이 있는 경우에만 예외적으로 인정하지만, 하급심 판결은 상세한 설명 참작을 강화하는 경향을 보이고 있다.

우리 판례는 명세서 참작은 인정하는 입장이나 특허요건과 권리범위 판단을 동일한 기준으로 해야 하는지 구별해야 하는지에 대한 태도는 분명하지 않다.
다만, 권리범위 판단시 명세서 참작 원칙을 밝힌 최초의 판결인 대법원 1991.11.26. 선고 90후1499판결 31)이 일본 리파아제 판결이 있은지 약 8개월 후에 나온 점을 고려하면 일본 최고재판소의 태도에서 영향을 받은 것으로 짐작되며 현재도 일부 판례는 그 입장에서 크게 벗어나지 않아서, 발명이 불명확한 경우에만 명세서를 참작해야 한다는 경향의 판례도 이어지고 있다.

이러한 우리 판례의 태도는 특허청구범위를 명세서와 완전히 구별되는 독립된 것으로 바라보기 때문이라는 입장 32)이 있으며 현행 특허법 제201조 1항 33)에서 명세서, 청구의 범위, 도면을 구별하여 기재하는 것이 그러한 태도의 잔영이라고 볼 수 있다.

그러나 현행 법조문에서도 제42조 2항 34)에서는 특허청구범위를 명세서의 구성요소로 파악하고 있으며, 2014년 6월 11일자 개정법에서는 제201조 1항에서도 국어번역문을 특허청장에게 제출하여야 할 대상을 “국제출원일까지 제출한 발명의 설명, 청구범위 및 도면(도면 중 설명부분에 한정한다)”으로 함으로써 특허청구범위가 명세서의 한 부분임을 분명히 하였다.
그러므로, 특허청구범위를 해석함에 있어서는 특허청구범위의 기재가 명확한 경우에도 명세서에 기재된 상세한 설명이나 도면을 참작하는 것이 바람직하다고 본다.
특허청구범위에 기재된 내용이 명확하다고 하더라도 특허청구하에 기재된 일반적이고 사전적인 의미의 용어가 발명의 상세한 설명에 기재된 것과 미세한 어감의 차이로 인해 출원인이 의도했던 발명의 기술적 사상과 다른 발명이 될 수도 있기 때문이다.

또한, 우리 판례는 특허청구범위 해석시 명세서를 참작하는 경우에도 특허요건과 권리범위 판단에서 동일한 기준이 적용되어야 하는지에 대해서 모호한 입장을 취하고 있다.
미국과 유럽의 다수 학설 및 판례가 따르는 입장이자 일본의 다수설 및 주된 하급심 판례가 취하는 동일한 기준을 적용하는 입장이 바람직하다고 본다. 특허요건과 권리범위 판단에서 참작의 정도를 일관성있게 유지되는 것이 특허권리자와 제3자의 혼동을 최소화할 수 있기 때문이다.

31) “구 특허법(1990.1.13 법률 제4207호로 개정되기 전의 것) 제57조에 의하면 특허권의 권리범위 내지 실질적인 보호범위는 특허명세서의 "특허청구의 범위"에 기재된 사항에 의하여 정하여진다 할 것이나, 특허명세서의 기재 중 "특허청구의 범위"의 항의 기재만으로는 특허의 기술구성을 알 수 없거나 설사 알 수는 있더라도 그 기술적 범위를 확정할 수 없는 경우, "특허청구의 범위"에 발명의 상세한 설명이나 도면 등 명세서의 다른 기재부분을 보충하여 명세서 전체로서 특허의 기술적 범위 내지 그 권리범위를 실질적으로 확정하여야 한다.”
32) 김병필, 전게논문 69면
33) “국제특허출원을 외국어로 출원한 출원인은 「특허협력조약」 제2조(xi)의 우선일(이하 "우선일"이라 한다)부터 2년 7월(이하 "국내서면제출기간"이라 한다) 이내에 국제출원일에 제출한 명세서·청구의 범위·도면(도면중 설명부분에 한한다) 및 요약서의 국어 번역문을 특허청장에게 제출하여야 한다. 다만, 국제특허출원을 외국어로 출원한 출원인이 「특허협력조약」 제19조(1)의 규정에 의하여 청구의 범위에 관한 보정을 한 때에는 국제출원일에 제출한 청구의 범위에 대한 국어 번역문을 보정 후의 청구의 범위에 대한 국어 번역문으로 대체하여 제출할 수 있다.”
34) “제1항의 규정에 의한 특허출원서에는 다음 각호의 사항을 기재한 명세서와 필요한 도면 및 요약서를 첨부하여야 한다. 1. 발명의 명칭 2. 도면의 간단한 설명 3. 발명의 상세한 설명 4. 특허청구범위”

6. 결 론
이 사건 판결을 중심으로 특허청구범위에 해석에서 명세서 기재 참작을 허용할 것인지 허용한다면 특허요건과 권리범위 판단시 동일한 기준을 적용할 수 있을 것인지를 살펴보았다.
그 결과, 특허청구범위도 명세서의 한 부분으로 파악하는 것이 제 외국의 보편적인 입장이고, 우리 특허법에서도 법개정을 통해서 명확히 하고자 하는 방향임을 확인하였으며, 이러한 입장에서 특허청구범위를 해석함에 있어서는 명세서의 관점에서 파악하는 것이 타당하다고 본다.
우리 판례는 특허청구범위 해석에서 명세서 기재 참작을 허용하되 특별한 경우 또는 예외적 경우임을 조건으로 하는 경우가 대부분이며, 따라서 특허요건 판단시에는 명세서 기재 참작을 불허하거나 제한된 경우에만 허용하기도 하고 권리범위 판단시에는 그 범위를 넓히기도 한다.
이 사건 판결은 특허요건 판단의 경우에 특허청구범위를 해석하면서 명세서 기재를 참작하면서 제한된 범위의 허용을 따르는 것으로 보이며 이는 명세서 참작의 정도를 지나치게 좁히는 문제가 있다고 본다.
따라서, 향후 특허청구범위 해석을 위한 명세서 기재 참작을 하는 경우 특허요건 판단과 권리범위 판단에서 그 기준의 범위를 일치시킬지에 대한 논의가 활발히 이루어지고 이루한 논의가 판례에도 반영될 수 있기를 기대한다.

[참고문헌]
1. 특허법원 지적재산소송실무연구회, 「지적재산소송실무, 2006」, 박영사
2. 구대환, 장형일, 서울법학 제 18권 제2호,
3. 특허청, 「심사지침서」, 2013년 추록
4. 김상은, 특허청구범위 해석의 이중적 기준 –특허성 및 권리범위 판단에 있어 특허청구범위 해석기준의 차이-, 지식재산21,
5. 이수완, 특허청구범위의 해석, 『특허소송연구(제2집)』, 특허법원(2001)
6. 박재일, “특허성 판단 및 침해여부 판단 시 기능식으로 기재되어 있는 청구범위의 해석 기준 ”, 『지식재산 21(제104호)』, 특허청, 2008, 143면 이하
7. 김병필, 청구범위 해석에 있어서 ‘상세한 설명의 참작’에 관한 최근 대법원 판결 분석 및 외국 사례와의 비교 검토, 지식재산연구 제9권 제2호(2014.6)
8. 김동준, 특허청구범위 해석에 있엇 상세한 설명의 참작, 정보법학 제 16권 제 3호, 205면